Stéphanie Rivera
El riesgo de confusión no tiene por qué hacerse realidad, generando error en el consumidor, para que la conducta tenga relevancia penal
En la reciente STS 682/2024, de 27 de junio de 2024, núm. rec. 3117/2022, el Alto Tribunal deja muy claro -a pesar de reconocer el esfuerzo argumentativo del recurrente- que la credulidad del consumidor no condiciona la protección penal del derecho conferido al titular de la marca.
Las conductas relevantes para la presente entrada son las tipificadas en el art. 274 CP. Los tres primeros apartados de este precepto se refieren a conductas lesivas de los derechos de exclusiva derivados de signos distintivos, entre ellos, la marca. A continuación, se analizará brevemente en qué consiste la noción de marca y en qué consiste la protección penal conferida a su titular.
La noción de marca es mercantil
La noción de marca no es un concepto penal, sino mercantil. Por este motivo, se debe acudir al art. 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), según el cual la marca es un signo que permite distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.
La marca puede estar integrada por cualquier signo, por ejemplo, palabras, dibujos, letras, cifras, colores, la forma o el embalaje del producto o sonidos. De ahí que, dependiendo del signo empleado en su composición, la marca pueda ser denominativa, figurativa, tridimensional, sonora, etc.
Ahora bien, la LM impone como condición que el signo pueda ser representado en el Registro de Marcas de manera que permita a las autoridades y al público en general determinar el objeto -claro y preciso- de la protección otorgada al titular de la marca.
Es importante tener presente que el objeto del derecho de marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio. Por consiguiente, no se puede utilizar el signo constitutivo de una marca registrada para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se haya registrado la marca. Rige el principio de especialidad en el ámbito marcario.
Ahora bien, en el caso de las marcas renombradas -es decir, aquellas conocidas por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios en cuestión- no se admite el registro de una marca coincidente o similar para ningún tipo de producto o servicio, por muy diferente que sea de aquellos sobre los que se proyecta la marca registrada. La normativa mercantil le confiere una especial protección a la marca renombrada. Incluso se establece un régimen de protección especial -aunque de menor intensidad- cuando la marca renombrada no está registrada (arts. 34.7 LM).
Las funciones de la marca
A nivel mercantil, se le han atribuido a la marca distintas funciones, entre las que conviene destacar las siguientes:
- Sirve como instrumento al servicio de los empresarios, que permite su actuación en el mercado, identificando el origen empresarial de los productos y servicios
- Función publicitaria
- Función de inversión: permite adquirir o conservar la reputación para atraer a los consumidores y generar una clientela fiel
- Sirve de garantía de calidad u homogeneidad de los productos o servicios, según las expectativas de los consumidores
- Función de protección de los consumidores y de garantía por productos defectuosos
Tal y como se indicará más adelante, estas funciones no son directamente extrapolables al ámbito penal, de manera que no deberían ser utilizadas para identificar el bien jurídico protegido en el art. 274 CP.
Protección penal del derecho de marca
Los tres primeros apartados del art. 274 CP se dedican a diferentes conductas (fabricación, importación, distribución, comercialización, almacenamiento, etc.), que atentan contra los derechos conferidos al titular de la marca. Grosso modo, son relevantes tanto conductas de comercialización al por mayor como al por menor; la reproducción o la imitación del signo registrado para su posterior utilización para la comisión delictiva; o la venta ambulante u ocasional (incluido el top manta).
Con carácter general, los elementos del tipo son los siguientes:
- La conducta típica
- La falta de consentimiento del titular de la marca
- La actuación con fines industriales o comerciales
- El conocimiento del registro de la marca
- La conducta ha de tener por objeto los mismos o similares productos, actividades o servicios sobre los que se proyecta la protección de la marca registrada
Un aspecto relevante de la protección penal de la marca se desprende del tenor del art. 274 CP, que remite a un «derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas«. Por consiguiente, a diferencia de lo previsto en la LM, si la conducta se proyecta sobre una marca renombrada que no está registrada, dicha conducta no será penalmente relevante.
El bien jurídico protegido
El bien jurídico protegido es el derecho de uso exclusivo del signo protegido por la marca. En la STS 1479/2000, de 22 de septiembre de 2000, ya se remitía -con carácter esencial- al derecho del titular de la marca. Más recientemente y de forma acertada, en la SAP de Madrid 332/2023 (Sección 3ª), de 18 de julio de 2023, núm. rec. 792/2023, se ha precisado que «el verdadero bien jurídico protegido es el derecho de uso exclusivo de determinados signos o marcas que han obtenido su reconocimiento administrativo y mercantil (…), aunque ello pueda proyectarse indirectamente en beneficio de los consumidores y del propio mercado».
El referido beneficio de los consumidores no integra directamente el bien jurídico protegido. No resulta adecuado extrapolar e integrar en el ben jurídico protegido las distintas funciones que, a nivel mercantil, se le atribuyen a la marca.
Por lo tanto, lo relevante a nivel penal es la vulneración de los derecho de exclusividad que sufre el titular de la marca, no así las expectativas y derechos del consumidor. En este sentido, en la ya citada STS 682/2024, se afirma que en el tipo objetivo de los delitos contra la propiedad industrial no se exige, además de la la vulneración de los derechos de exclusividad que sufre el titular de la marca, la credulidad del adquirente, quien -confundido- paga por un producto de una calidad inferior al que creía que estaba adquiriendo.
El error en el consumidor no es un elemento del tipo
Realizadas las anteriores precisiones sobre el bien jurídico protegido en el delito contra la propiedad industrial analizado, conviene hacer alusión a la discusión sobre si el riesgo de confusión del consumidor se debe realizar en todo caso; es decir, si resulta necesario que el consumidor o el adquirente del producto o servicio sobre el que se proyecta la protección de la marca no sea capaz de distinguirlo del original.
Hay un sector doctrinal y jurisprudencial -minoritario- que identifica el plus de antijuridicidad del ilícito penal con la necesaria concurrencia de un riesgo cierto de alteración o lesión de los derechos de los consumidores y de la transparencia del mercado. No se comparte esta perspectiva.
En el ATS 791/2021, de 16 de septiembre de 2021, núm. rec. 26/2021, se precisa que «[n]o se trata de que la confusión se produzca entre los productos, sino entre la marca registrada y el distintivo imitado. Las circunstancias en las que el cliente compra el producto y que pudieran llevarle a considerar que (…) no es genuino carecen de relevancia para el juicio de subsunción porque el art. 274 CP no castiga una estafa al consumidor final».
A su vez, en la ya citada STS 682/2024, se especifica claramente que «un apreciable grado de similitud es indispensable no ya para la tutela penal, sino para cualquier otra forma de amparo jurídico. Pero el riesgo de confusión no tiene por qué hacerse realidad generando el error en el consumidor. El legislador ha querido hacer extensiva la protección de la marca incluso en aquellos casos en los que, por las circunstancias en las que se ofertan las copias del producto original, el consumidor tiene sobradas razones para pensar que no está adquiriendo el producto genuino».
Giro de la normativa de la Unión Europea
En la STS 682/2024 se añade que «la credulidad o incredulidad del consumidor no puede jugar como un elemento neutralizante de la protección penal«, y se alude al Derecho de la Unión Europea, el cual «avanza precisamente en la dirección contraria a la interpretación exoneratoria». Como muestra de esta dirección, se propone una lectura reflexiva de la reciente Recomendación (UE) 2024/915 de la Comisión, de 19 de marzo de 2024, sobre medidas destinadas a luchar contra la falsificación y a reforzar la observancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
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